北京大成律师事务所(“大成”)是一家独立的律师事务所,不是Dentons的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国法律成立的合伙制律师事务所,以及Dentons在中国的优先合作律所,在中国各地设有40多家办公室。Dentons Group(瑞士联盟)(“Dentons”)是一家单独的国际律师事务所,其成员律所和关联律所分布在全世界160多个地方,包括中国香港特别行政区。需要了解更多信息,请访问dacheng.com/legal-notices或者dentons.com/legal-notices。

【大成研究】从司法大数据看企业知识产权法律风险防控



201934个省市公开的知识产权典型案例大数据分析 ◆

北京大成(宁波)律师事务所常军帅律师团队在研究了34个省市2019年公布的333个知识产权典型案例后,特将司法实践中出现较多的或者新出现的知识产权法律风险点,汇总如下:


1、商标权领域


1、原被告在不同商品类别上均注册有相同商标,应当结合商标使用人的经营范围及商标的使用场景、使用方式、消费对象的认知等因素综合判断原被告对其注册商标的使用是否超出其核准的商品类别。比如31类的鲜水果和35类的替他人推销,30类的面包糕点与43类的餐饮住宿。


建议:企业在申请注册商标的时候,一定要根据企业实际经营的方向在专业人员的建议下选择合适的商品类别;尤其在遇到企业经营的产品在商品分类表中没有具体对应的时候,更要小心谨慎。


2、对合法注册的商标进行拆分使用有可能构成商标侵权。比如在九牧王股份有限公司诉上海凯撒皇实业有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中,九牧王公司拥有“九牧王”驰名商标,凯撒皇公司拥有“MUWANG牧王”注册商标,但其在使用中并未进行规范使用,而是突出使用“牧王”文字,最终被法院认定构成侵权。


建议:企业在使用自己的注册商标时,一定要规范使用,不要认为自己已经有了商标注册证就可以随意使用,否则不仅可能面临撤三的风险,还有可能被认定侵权。


3、通过侵害他人在先权利、恶意注册商标并行使商标权的行为,有悖诚实信用原则,构成权利滥用,对其向在先权利人、在先权利人的商业标识许可人以及第三人所提侵权的诉讼请求不予支持。


建议:企业在遭遇商标权侵权时,如能提供证据证明涉案商标系侵害案外人在先权利的,也可以积极向法院举证,法院在查明相关事实的基础上,同样对该原告的商标权不予保护。


二、专利权领域


1、专利权属纠纷增多。比如重庆中科芯亿达电子有限公司与广东新宝电器股份有限公司、深圳市中微半导体有限公司专利权权属纠纷案,洛阳瑞昌环境工程有限公司与洛阳某公司等实用新型专利权权属纠纷案,福建福科特光电股份有限公司与成都易瞳科技有限公司专利权权属纠纷案等。


建议:企业在自行研发、合作开发、委托开发等产品设计时,一定要与研发设计人员进行知识产权权属以及在此基础上改进后知识产权权属的约定;此外,公司还需要特别关注离职人员及其入职公司在离职1年内申请的专利情况。


2、职务发明人、设计人奖励、报酬纠纷增多。对于奖励和报酬金额有约定

的从约定,如果没有约定也未在单位规章制度中规定的,单位应当自专利权公告之日起三个月内发给发明人或设计人奖金:一项发明专利的奖金最低不少于3000元,一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元,且发明人或设计人奖励并不以专利是否实施为前提。在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%,作为报酬给予发明人或者设计人,或者参照上述比例,给予发明人或者设计人一次性报酬;被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。


建议:企业在规章制度中对发明人或设计人的奖励、报酬予以明确的规定,或者企业可以考虑在发明人或设计人部分更改为法人或实际控制人自己的名字。


三、著作权领域


1、仅凭作品登记证书不足以证明作品创作完成时间和首次发表时间的真实性。在《小戏骨》美术作品著作权案中,被告提供的微信、微博及网络新闻报道,均可以证实被控侵权作品已经发表,且发表时间早于原告作品的登记时间的情况下,原告提供的证据无法证明其作品完成时间早于被告作品发表时间的底稿证据,故比较双方的证据优势,法院最终判决驳回原告的诉讼请求。


建议:企业在进行作品著作权登记时,如果不是作品一创作完成就进行著作权登记的,建议一定要保留完整作品创作的底稿及创作过程的记录,否则,在被告提供证据证明其使用或完全作品的时间早于原告作品著作权登记的时间时,原告提供不出最初完成的底稿就会被判败诉。


2、以电子数据形式呈现在作品上的水印及权利声明、标记,是宣示声明人享有著作权、作品使用权或管理作品的权利,不属于著作权法意义上的作者的署名。对于以电子数据形式呈现的摄影作品权属的认定,应当提交未经修改的照片RAW原始数据格式,或在公开报纸、杂志、网站上署名发表、著作权登记证明等证据来证明其权属。


建议:随着法院对摄影作品著作权权属证明标准审查的趋严,建议公司还是以著作权登记或保留RAW原始的照片底稿来予以证明。


四、不正当竞争领域


1、在商标具有不良影响被宣告无效的情况下,以该商标作为显著识别部分的产品包装、装潢因与该商标具有较高关联程度,易引发消费者将产品包装、装潢的整体与该商标产生联想,故产品的包装、装潢不应当作为反不正当竞争法意义上具有一定影响的包装、装潢进行保护。


建议:企业在设计产品包装、装潢时,不要将具有不良影响的文字、图形等商业标识涵盖进去,否则将不能作为反不正当竞争法意义上有一定影响的包装、装潢进行保护。


2、彭苑公司原股东林俞益曾承包好娃娃公司“好娃娃京东旗舰店”,彭苑公司明知好娃娃公司字号的知名度以及好娃娃公司产品包含儿童扭扭车,仍然受让第三人的“好娃娃”商标并许可灵贝公司在儿童扭扭车上使用,并对好娃娃公司的经销商陆续发起投诉或诉讼,违背公认的商业道德,构成不正当竞争。


建议:企业在市场交易中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守公认的商业道德,该项原则适用于商标注册、转让、使用等市场行为的各个环节,即便相关商标经过合法注册,但在受让及使用过程中仍然应当遵循上述原则,否则可能构成不正当竞争。


3、对于明知无正当权利基础仍起诉他人的,或者采用伪造的权利基础对他人进行投诉或诉讼的,构成侵权,当事人可以采取提起恶意诉讼、不正当竞争诉讼、确认不侵权之诉并申请禁令的方式快速的维护自己的合法权益。


建议:电商企业在运营中越来越多的遇到恶意投诉的情形,在此前,由于诉讼费时费力,大多数电商企业多选择支付和解金的方式解决,而现在,电商企业完全可以在诉讼的同时采取申请禁令的方式维护自己的合法权益。


在网络、大数据盛行的时代,企业在生产经营过程中不可避免的要发生知识产权方面的事务,提前做好法律风险防控无疑是必不可少的。